Protéger les actifs immatériels du franchiseur : un enjeu stratégique pour la pérennité du réseau

Dans un environnement économique où la différenciation repose de plus en plus sur des actifs immatériels, la franchise apparaît comme un modèle particulièrement exposé. Protéger ces ressources stratégiques devient alors un impératif pour assurer la solidité et la pérennité du réseau.

Le franchiseur est, par définition, celui qui transmet. Il concède à ses franchisés l’exploitation de sa marque, de son enseigne, de ses méthodes, de ses savoir-faire, autant d’actifs immatériels qui constituent l’essence même de son réseau et la valeur de son offre. Ces actifs immatériels sont la pierre angulaire de la franchise. Sans marque forte, sans savoir-faire structuré, sans process documentés, il n’y a pas de réseau de franchise. C’est précisément parce qu’ils conditionnent l’ensemble de la relation franchiseur-franchisé que leur protection appelle une attention toute particulière.

Or, les risques d’appropriation illégitime de ces actifs sont nombreux et spécifiques au contexte de la franchise : copie de l’enseigne par un concurrent, captation du savoir-faire par un franchisé sortant qui ouvre un réseau rival, contrefaçon de la charte graphique ou du concept d’agencement des points de vente. Face à ces menaces, l’absence d’une stratégie structurée de protection expose le franchiseur à une déperdition progressive de ses avantages concurrentiels, fragilise la cohérence de son réseau et, in fine, l’attractivité de son offre de franchise.

Il est donc essentiel pour tout franchiseur de procéder à un audit précis de ses actifs immatériels (I), d’en sécuriser la détention (II), d’en organiser la protection (III) et de se prémunir efficacement contre les actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale et parasitaire susceptibles de fragiliser l’ensemble du réseau (IV).

Identifier les actifs immatériels du réseau de franchise

La première étape consiste pour le franchiseur à cartographier l’ensemble des actifs immatériels sur lesquels repose son réseau.

Ces actifs sont multiples et souvent intimement liés au concept de franchise lui-même : l’enseigne et les marques qui fédèrent le réseau, le nom de domaine du site institutionnel et des sites locaux des franchisés, les éléments de charte graphique (logos, codes couleur, identité visuelle), le design de produits et l’agencement des points de vente, les méthodes commerciales et opérationnelles formalisées dans le manuel opératoire, les outils digitaux développés en interne (logiciels de caisse, CRM, plateformes de commande), les bases de données clients constituées au niveau du réseau, ou encore les inventions et procédés propres à l’activité du franchiseur.

Cette cartographie revêt une dimension stratégique particulière en matière de franchise : le contrat de franchise définit les droits concédés aux franchisés et l’étendue de leur licence d’exploitation. Une imprécision dans l’identification des actifs se répercute directement sur la rédaction des stipulations contractuelles relatives à leur exploitation, leur restitution et leur non-divulgation à l’issue du contrat.

S’assurer de la propriété par le franchiseur des actifs immatériels du réseau

Une fois cette cartographie établie, le franchiseur doit s’assurer qu’il détient bien, juridiquement, chacun des actifs qu’il entend concéder à ses franchisés.

S’agissant des actifs développés en interne par le franchiseur, une vigilance particulière s’impose. La création d’un actif par un salarié n’emporte pas, à elle seule, transfert automatique des droits au profit du franchiseur. Tel est le cas des créations protégées par des droits d’auteur comme le logo de l’enseigne, les supports de formation, les créations graphiques ou le design de produits. Pour ces actifs, une cession formelle de la part du salarié devra être régularisée via un avenant au contrat de travail. Il en va de même pour les prestataires extérieurs (agences de création, développeurs web, architectes d’intérieur) dont les créations doivent faire l’objet de clauses de cession explicites dans leurs contrats de prestation.

Autre situation que l’on rencontre dans les réseaux : une holding détient la marque et les actifs immatériels stratégiques, tandis que la société franchiseur exploite le réseau et concède des sous-licences à ses franchisés. Dans ce schéma, il est impératif que le franchiseur vérifie que la licence qui lui est consentie par la holding l’autorise expressément à consentir des sous-licences, que le périmètre de la licence est suffisant pour l’exploitation opérationnelle envisagée, et que la licence est inscrite auprès des offices de propriété intellectuelle (INPI, EUIPO) pour être opposable. Cette inscription est une précaution stratégique : elle conditionne la qualité du franchiseur pour agir en contrefaçon contre des tiers au nom du réseau et pour obtenir réparation de son préjudice propre.

Protéger les actifs immatériels du franchiseur

Une fois la titularité des droits sur les actifs sécurisée, le franchiseur doit déterminer le régime de protection le plus adéquat pour chacun d’eux.

La marque et l’enseigne constituent l’actif immatériel central du franchiseur : elles fédèrent le réseau aux yeux des consommateurs et fonde la notoriété collective dont bénéficient les franchisés. Le dépôt de la marque auprès de l’INPI, de l’EUIPO (au sein de l'Union européenne), ou encore à l’international, est une nécessité absolue. Au-delà du dépôt initial, le franchiseur doit veiller à renouveler ses marques tous les dix ans, à couvrir l’ensemble des classes correspondant à ses activités présentes et futures, et à surveiller activement les dépôts tiers susceptibles de porter atteinte à son enseigne.

Le concept d’agencement des points de vente ou le design de produits – lorsqu’il présente un caractère distinctif – peuvent également faire l’objet d’un dépôt à titre de marque tridimensionnelle ou de dessins et modèles, protégeant ainsi l’identité visuelle du réseau et de ses produits contre toute imitation.

Le savoir-faire occupe une place à part dans le patrimoine immatériel du franchiseur. Par essence, il n’est pas destiné à être divulgué au grand public et ne peut donc pas faire l’objet d’un dépôt. Sa protection repose sur deux leviers complémentaires : le contrat de franchise, qui impose aux franchisés des obligations de confidentialité et de non-concurrence post-contractuelles, et le régime du secret des affaires (article L.151-1 du Code de commerce).

Pour bénéficier de ce dernier, le franchiseur doit être en mesure de démontrer que son savoir-faire ne relève pas des connaissances générales du secteur, qu’il présente une valeur commerciale du fait de son caractère secret, et qu’il fait l’objet de mesures de protection raisonnables. En pratique, cela se traduit par une formalisation rigoureuse du savoir-faire dans le manuel opératoire, assorti de clauses de confidentialité adaptées, d’une politique de gestion des accès à ce document et d’une traçabilité des communications aux franchisés.

Les outils digitaux et logiciels développés par le franchiseur pour son réseau peuvent bénéficier quant à eux, sous certaines conditions, de la protection par le droit d’auteur dès leur création, sans nécessité d’un dépôt auprès d’un office de propriété industrielle.

Cela étant, en cas de conflit, la question se cristallise généralement autour de l’antériorité. Il est donc fortement recommandé de procéder à des dépôts probatoires (enveloppes Soleau auprès de l’INPI ou inscription sur le registre IDDN de l’APP) afin de disposer d’un élément de preuve d’antériorité fiable en cas de litige.

Enfin, les bases de données constituées au niveau du réseau (fichiers clients centralisés ou outils CRM) peuvent bénéficier du droit sui generis du producteur de bases de données, dès lors que le franchiseur justifie d’un investissement substantiel dans leur constitution, vérification ou présentation. La décision rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 21 février 2025 concernant le site LEBONCOIN, reconnu comme producteur de sa base de données d’annonces immobilières et luttant contre des pratiques de scraping commises par un concurrent, illustre l’intérêt de ce régime peu connu (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., n° 21/09261). Un travail de documentation interne permettra, le moment venu, d’en bénéficier.

Se prémunir contre les atteintes aux actifs immatériels du réseau

La protection des actifs immatériels ne s’arrête pas à leur enregistrement ou à des dépôts probatoires. Elle suppose également une stratégie active de surveillance et de défense.

Les atteintes aux actifs du franchiseur peuvent prendre des formes variées. De l’extérieur du réseau, elles se manifestent principalement par des actes de contrefaçon de marque (imitation de l’enseigne ou du logo par un concurrent), par des actes de concurrence déloyale et parasitaire, ou par le scraping de bases de données propriétaires.

De l’intérieur du réseau, la menace est plus insidieuse. Le franchisé sortant qui utilise le savoir-faire acquis pour créer un réseau concurrent, qui continue d’exploiter les signes distinctifs du franchiseur après la résiliation du contrat, ou qui transfère les informations confidentielles à un tiers, constitue un cas d’espèce fréquent et particulièrement préjudiciable. C’est pourquoi les clauses post-contractuelles du contrat de franchise – obligation de non-concurrence, obligation de non-réaffiliation, obligation de restitution des supports et outils – doivent être rédigées avec la plus grande précision, en veillant à leur conformité avec la jurisprudence et les lignes directrices sur les restrictions verticales.

Sur le plan de la surveillance, le franchiseur a intérêt à mettre en place une veille active sur les dépôts de marques et les noms de domaine pouvant porter atteinte à son enseigne, ainsi qu’une veille commerciale sur les acteurs susceptibles d’imiter son concept.

Lorsqu’une atteinte est avérée, le franchiseur dispose d’un arsenal juridique efficace : saisie-contrefaçon, action en contrefaçon de marque, action en concurrence déloyale et parasitaire, action en violation du secret des affaires. L’efficacité de ces actions est étroitement liée à la qualité de la documentation préalablement constituée – preuve de la titularité des actifs, preuve de l’antériorité, preuve des investissements réalisés – ce qui confirme l’importance d’une démarche anticipée et structurée.

Marque, enseigne, noms de domaine, savoir-faire, outils digitaux, bases de données ... Chacun de ces actifs appelle une stratégie de protection spécifique, adaptée aux enjeux propres de la franchise et aux risques qui lui sont inhérents.

Il appartient donc à chaque franchiseur de procéder à un audit régulier de ses actifs immatériels, de clarifier leur titularité, de choisir le régime de protection le plus adapté et de doter ses contrats de franchise des clauses nécessaires pour prévenir et sanctionner toute atteinte. Une telle démarche, loin d’être une simple formalité juridique, constitue un véritable enjeu stratégique pour pérenniser la position du franchiseur sur son marché, préserver la cohérence et l’attractivité de son réseau, et lui permettre d’agir efficacement en cas de violation de ses droits.

Erwan PRELY, Avocat spécialisé en droit de la franchise et de la propriété intellectuelle

Avocat

Erwan Prély

La franchise repose sur des actifs immatériels stratégiques dont la protection et la structuration sont déterminantes pour la réussite du réseau. Qu'il s'agisse de sécuriser un concept, de rédiger des contrats solides ou de défendre les intérêts d'un réseau, j'accompagne depuis 2020 franchiseurs et franchisés avec une approche pragmatique et opérationnelle, au croisement du droit de la franchise, de la propriété intellectuelle et du numérique.

Convaincu que la solidité juridique d'un réseau conditionne sa pérennité, j'interviens aussi bien en amont pour structurer et sécuriser les relations contractuelles, qu'en aval pour résoudre les litiges survenant dans la vie du réseau.

Domaines d'expertise

Droit de la franchise :

• Rédaction et négociation du DIP, de contrats de réservation de zone, de contrats de franchise, de master-franchise et de licence
• Audit juridique de réseaux et sécurisation du DIP
• Conseil dans la structuration et le développement des réseaux

Propriété intellectuelle :

• Protection des marques, signes distinctifs, savoir-faire et autres actifs du réseau
• Gestion des portefeuilles de marques, dessins et modèles en France et à l'international

Droit du numérique :

• Mise en conformité au RGPD des outils et pratiques du réseau
• Accompagnement juridique sur l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle (IA)
• Contrats informatiques

Contentieux :

• Gestion des litiges entre franchiseurs et franchisés
• Défense des franchiseurs et franchisés vis-à-vis de leurs fournisseurs, prestataires, clients et concurrents
• Défense contre les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale